然而,地区法院经过分析和推理,认为两种墨水中四个组成成分配比的不同足以证明商业秘密的存在:“虽然本院不认为这些不同占了大部分,但本院同意原告的观点,认为专利没有披露被告制造商用墨水出售(给原告的三个客户)所有必要的信息细节。本院同意,这点不同足以让法院认为‘400系列’配方是商业秘密。”
法院进一步总结:“本上诉的问题是,原告商业秘密的范围,或者更精确地说,是否可以禁止被告出售那些只不过是成分近似于原告配方的墨水。专利披露了秘密配方中所有配料(除了染料),以及相似于配方中配比的配方。因此受保护的商业秘密必须是‘400系列’配方中配料的精确配比。鉴于专利的存在,原告的配方只在非常有限的配比范围内受到商业秘密的保护。”
American Can Company v.Ishwat Mansukhani案的争议揭示了两类涉及商业秘密的原则。第一个原则:即使使用他人商业秘密时有了独立的研发和改变,但是只要产品和工艺源于商业秘密,当事人仍不能使用该商业秘密。如果法律真的僵化到不能去适用于商业秘密时做了变动的情况,那么商业秘密保护将没有意义。正如联邦最高法院在分析专利等同性问题时所说的那样:“各侵权种类中,完全和直截了当地复制的行为是愚蠢和罕见的。”第二个原则:商业秘密的保护范围不能超过保护真正商业秘密的限度。商业秘密的所有人无权阻止他人使用公共信息来复制自己的产品,也无权阻止他人制造不源于商业秘密的产品。它是第一个原则的推论,且,这两类原则在某种程度上存在一定的冲突。
本案的核心问题是上述两类原则之间的利益冲突和平衡。
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