捐献原则是对专利侵权判断适用等同原则的必要限制
——评广东美的制冷设备有限公司与珠海格力电器股份有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案
案号：
（2012）珠中法知民初字第165号
（2013）粤高法民三终字第615号
【裁判要旨】
发明或者实用新型的独立权利要求包括前序部分和特征部分，前序部分的主题名称与最接近的现有技术共有的必要技术特征，对确定专利保护范围具有限定作用。对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
【案情介绍】
珠海格力电器股份有限公司（下称格力公司）于2006年9月11日申请专利号为ZL200620064110.5的“可拆装式空调室内机管路安装挡板”实用新型专利，于2007年9月12日得到授权。独立权利要求1表述为：“一种可拆装式空调室内机管路安装挡板，其特征在于，其包括固定板和滑动板，该固定板为一中空的薄板，在固定板一面有两个滑轨，两滑轨间距大于或等于滑动板宽度，滑动板卡在两滑轨之间”。本案诉讼过程中，广东美的制冷设备有限公司（下称美的公司）向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告格力公司涉案专利无效。2013年5月23日，国家知识产权局专利复审委员会作出第20624号无效宣告请求审查决定书，维持涉案专利权有效。决定书认为涉案专利符合新颖性和创造性的理由称：本专利中实际所要解决的技术问题是实现挡板的可拆装，便于挡板独立于空调机本体单独加工、简化制作工艺、节约成本。
被诉侵权产品于2011年5月5日通过公证购买取得。2012年2月2日，格力公司向一审法院提起诉讼，请求判令美的公司立即停止侵害涉案专利权的行为，并赔偿经济损失300万元人民币。
一审法院认为，本案争议焦点在于被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权利保护范围。被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1中的技术特征相比，有两个技术特征相同，三个技术特征不相同但是构成等同，因此被诉侵权产品落入专利保护范围。一审法院判决：美的公司立即停止侵害格力公司涉案专利权的行为；赔偿格力公司经济损失人民币95万元。
二审法院认为，本案的争议焦点是：被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利权保护范围。经比对，被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求1记载的五个技术特征相比，有四个技术特征不相同也不等同，因此没有落入专利权的保护范围。二审法院终审判决：撤销一审判决；驳回格力公司的诉讼请求。
【法官评析】
一、主题名称对专利保护范围具有限定作用
《中华人民共和国专利法实施细则》第二十一条规定，发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，前序部分应写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征。划分独立权利要求的前序部分和特征部分的依据是“一份最为接近的现有技术”。申请人申请专利时是根据自己认为最接近的现有技术来撰写其独立权利要求，划分前序部分与特征部分的界限。然而，申请人检索现有技术的手段有限，审查员在实质审查过程中常常会发现比申请人认为的最接近的现有技术更为接近的现有技术。在能够授予专利权的情况下，审查员有可能要求申请人在说明书的背景技术部分补充引证该现有技术，并重新划分其独立权利要求的前序部分和特征部分。在无效宣告请求程序中，请求人又可能举证出比审查员检索的最接近的现有技术更为接近的现有技术。此时，即使作出维持专利权有效的审查决定，一般也不会再要求专利权人重新划分其独立权利要求的前序部分和特征部分。因此，发明或者实用新型专利权的保护范围是由前序部分记载的技术特征和特征部分记载的技术特征共同决定的，而并非仅仅由特征部分记载的技术特征决定。前序部分和特征部分的划分在专利侵权纠纷案件的审理或者处理过程中并不起什么作用。此外，2010年版《审查指南》对于“主题名称”也有明确规定，权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应；主题名称在专利授权程序中可以修改，使权利要求符合新颖性和创造性，但在专利无效宣告程序中不得修改。正因为如此，发明和实用新型专利主题名称属于前序的组成部分，所限定的技术特征应纳入专利权利要求的保护范围。具体到本案，由于专利复审委决定涉案专利符合新颖性和创造性的理由称：本专利中实际所要解决的技术问题是实现挡板的可拆装。因此，涉案专利主题名称中“可拆装”这一功能性技术特征，在进行侵权判断时不能忽略。
二、捐献原则是对专利侵权适用等同原则的必要限制
专利制度自诞生以来，就试图在专利权人利益与保护公众利益之间寻求平衡。确立捐献原则的价值取向就是保护公众对专利公示的信赖利益。捐献原则是美国联邦巡回上诉法院最早确立的对适用等同原则的限制性措施，1996年Maxwell v. J.Baker,Inc.一案是一例典型代表。法官在判决中指出，在说明书中予以披露，但是没有纳入保护范围的主题视为捐献给社会的原则，同样适用于等同侵权的判断。这一原则已经被我国的司法实践所采用。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。专利权人出现捐献的原因大致有两种情况：一种是疏忽大意；另一种是专利权人在申请专利时为更容易获得授权而提出较小的保护范围，在专利侵权诉讼中再利用等同原则扩大专利保护范围。但无论是哪种情况，专利权人都应当承担捐献的法律后果。在司法实践中，应当强调专利权利要求的公示作用，维护社会公众对专利公示的合理信赖利益。具体到本案，涉案专利的“可拆装”包含“可拆卸”和“可安装”两个功能。而被诉侵权的安装挡板安装到空调主机之后，一旦拆卸卡爪就无法正常使用，不具有“可拆卸”的功能。虽然涉案专利说明书并不支持“可拆卸”的功能性技术特征。但由于专利权人在撰写专利权利要求时，明确增加了“可拆卸”的功能，客观上缩小了专利保护范围。按照捐献原则，在侵权案件中，专利权人不能再随意将已经捐献给公众的技术方案再纳入专利保护范围。
三、专利得以有效保护的基础是提高专利撰写水平
我国专利制度建立之初，考虑到专利人才短缺，专利撰写水平不高，司法实践曾采用多余指定、变劣技术等方法扩大等同原则的适用范围，加大对专利权人的保护力度。经过三十多年的发展，我国专利人才快速增长，专利撰写水平也有较大提升，法院保护的重心已经转移到受到专利公示约束的社会公众。等同原则受禁止反悔原则、捐献原则等约束，适用范围受到严格的限制。因此，专利权人必须提高专利撰写水平，为日后寻求法律保护打牢基础。具体到本案，对专利撰写有两个启示：一是要尽量选用精准的措辞，明确专利技术需要保护的创新点，确立尽可能宽的保护范围。涉案专利的主题名称如果确定为“可以独立加工的空调室内机管路安装挡板”，似乎更符合发明创造的本意，保护范围也会更大；二是在撰写专利时，不能受产品设计的影响。撰写专利往往会参照产品设计思路，由于涉案专利产品可以拆装，因此在撰写权利要求时不免会受到影响。有经验的专利撰写人会自觉克服产品设计的影响，考虑到各种可能的设计思路，形成最大的专利保护范围。（岳利浩 作者单位：广东省高级人民法院）
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