在利用“三步法”判断权利要求的创造性时,可以采取以下方式。
首先,对比文件是否公开了与本发明最为接近的现有技术。
如果对比文件确实为与本发明最接近的现有技术对比文件,则应找出权利要求与该对比文件之间的区别特征,分析这些区别特征带来了哪些技术效果、解决了哪些技术问题、对现有技术作出了哪些改进。
在确定了区别特征和技术问题之后,接下来就要判断权利要求限定的技术方案是否显而易见。具体方法是判断审查员引用的另外一篇或者多篇对比文件是否给出了一种启示,根据该启示,本领域技术人员是否可以将该区别特征应用到该最接近的对比文件中,以解决该最接近的对比文件中存在的技术问题,取得本发明的技术效果,从而形成本申请权利要求限定的技术方案。
如果不存在这样的启示,则权利要求限定的技术方案具备专利法规定的创造性。当不存在这样的启示时,可以不对权利要求进行修改,但应向审查员陈述意见,详细说明支持自己观点的理由,必要时还应当争取与审查员会晤的机会,努力使审查员改变自己的观点,接受申请人关于权利要求创造性的意见。
如果经过上述分析,不对权利要求进行修改难以说服审查员时,则应当按照审查员的建议或根据实际情况对权利要求进行修改。
在对权利要求进行修改之后,必要时还要对说明书的发明名称、技术领域、背景技术、发明内容以及说明书摘要作出适应性修改。 四、不受说明书支持 如果通知书中指出权利要求不符合《专利法》第二十六条第四款规定的“以说明书为依据”的要求,此时对申请文件有两种修改方式。
如果确定上述问题是指权利要求的概括不适当,且认为审查员的要求审查意见是合理的,则应当对独立权利要求作进一步限定,使其与说明书中公开的实施方式或实施例相适应。若认为本领域技术人员从说明书中记载的内容能合理地推出权利要求的概括限定,则可以先不对权利要求书进行修改,而是要求与审查员会晤,通过与审查员交流,为申请人争取一个更宽的保护范围。
如果确定上述问题是由于权利要求的用语与说明书中的用语不一致,或者是说明书发明内容部分缺少与权利要求技术方案相应的文字描述造成的,则可通过对说明书的修改来克服上述缺陷。
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