本款但书规定，商号或法人营业范围内之商品非同一或类似者，不在此限。商号之营业范围系依“台湾地区商业登记法”所规定之商品分类；法人而从事营业者，多指营利社团法人，依“台湾地区公司法”设立登记之公司，其营业范围系依公司登记所指定，二者之营业范围与现行“台湾地区商标法”所采之国际分类之商品颇有出入，究应如何认定商标商品与商号或法人营业范围内之商品非同一或类似，关此问题，“行政法院”1977年判字第622号判决明白说明：“‘台湾地区商标法’第37条第1项第11款但书规定之‘商品非同一或同类’，系专指商标法上商品之分类，而非指公司法上业务种类之分类。”至公司营业之商品范围不明确者，以公司营业项目所明显表示或实际营业之商品为准(“行政院”台(1978)诉字第8158号决定书)；又“行政法院”1983年判字第559号、第1110号判决认为：“公司所营业之商品与商标所注册之商品是否为同一或同类，应依普通一般社会通念定之，亦即应依照具有普通一般知识经验之人，从商业行销及经营的观点加以判断，凡此二不同主体之商品，经由相同或类似销售途径，有其样之功用或目的，而有被误认为出于同一来源者，即属同一或同类商品。”商标主管机关于1984年以(1984)台商九字第203146号函“经济部”时，则认为“抽象之认定法则，应尽量少用，是‘台湾地区商标法’第37条第1项第11款但书之适用，宜依本(‘中央’标准)局实务上已有之分类为准亦即应依‘商标法施行细则’所订之商品分类为依据。……”①而“行政法院”1986年判字第l154号判决，对于营业范围内之商品是否为同一或同类的认定，则采以商号或
法人所登记之营业项目为准。若登记之营业项目不具体时，则可参酌其实际经营
之项目或商品以为认定之依据(“行政法院”1986判字第110l号判决)。①针对与“行政法院”不同之见解，商标主管机关为贯彻其一向之判断同类商品之见解，乃于1987年“台湾地区商标法施行细则”修正时，于第29条第1项特别规定“台湾地区商标法”第37条第1项第1l款但书所定商品非同一或同类依施行细则第24条之商品类别为认定之依据。②虽足达统一之解决，惟是否妥当，颇值商榷。所幸1993年12月22日修正公布之“台湾地区商标法”第35条已增订“类似商品之认定，不受前项商品分类之限制”，其所持理由为：“本法施行细则所订商品分类系基于行政管理及检索之方便而为之分类，并非同一类中之商品，即当然属于类似商品，爰予增订。”而1994年7月15日发布之“台湾地区商标法施行细则”修正条文第32条，又已将修正前第29条所谓“商品非同一或同类，依第24条之商品类别为认定之依据”一语予以删除以之配合。同条第3项另增订，“本法第37条第1项第11款所称‘全国’，指‘中华民国’现行法律效力所及之领域”。以阐明“全国”之意义。
又人格权之保护应无国界，是以外国人之姓名如在台湾地区现行法规效力所及之领域为著名者，亦宜同受本款之保护。
此外，“台湾地区商标法施行细则”第32条第2项规定，登记在先之法人，以其名称之特取部分作为商标图样申请注册，而与登记在后之法人名称特取部分相同，且指定使用之商品与该登记在后之法人所经营之商品为同一或类似者，仍应征得该登记在后之法人之承诺。例如A公司于1992年为公司登记，其营业项目为电机。另一家公司名称特取部分同为“A”，于1995年为公司登记，其营业项目为纺织。嗣A电机公司于1997年以该公司名称特取部分“A”作为商标申请注册使用于纺织品，该登记在先之A电机公司仍应征得登记在后之A纺织公司之同意始能以“A”申请注册为纺织品商标。又外国法人经台湾地区主管机关认许，或在台湾地区设立分公司者，亦应有本款之适用，以维护公平竞争并保障消费者免于受混淆误认。
十二、相同或近似于他人同一商品或类似商品之注册商标者。
一商标最忌讳由两个不同主体同时使用，且“台湾地区商标法”又规定商标以注册创设商标专用权，为了保障他人之注册商标，同时亦为保障消费者之利益，故相同或近似于他人同一商品或类似商品之注册商标，不得申请注册。
又注册商标于实际使用与继续使用后，即在消费者心目中留下印象。故本款后段原对于注册商标失效后未满2年者仍给予缓冲期间之保障，以维护交易安全。至于其注册失效前已有3年以上不使用时，则不受本款之限制。惟1997年修正公布，1998年11月1曰施行之“台湾地区商标法”部分修正条文，已删除该款后段及但书之规定。因目前实务上已于专用期间届满前3个月，通知专用权人延展注册，且专用期间届满后，又有6个月之缓冲期间，可申请延展注册，本款后段及但书规定已无必要。①
然则，此一删除之立法理由系由保障专用权人之权利着眼，而忽略保护交易安全，以免消费者为原商标专用权人之商标商品所混淆而予以购买。仍有待商榷。
至本款所称之“相同”，系指两商标之意匠设色完全一样之谓。至于“近似”则指两商标之意匠设色虽非完全相同，然其似同非同之程度足以让消费者产生混淆误认之可能者称之。亦即有外观、读音或观念近似等情形。
“台湾地区商标法”第37条第1项所规定不得注册之商标图样计有13种情事，而实际上以冒用他人注册商标于类似商品或仿用他人注册商标于同一或类似商品者居多，目的乃在影射该注册商标之信誉，以招徕顾客。其受害者非仅为商标专用权人，消费者亦因此而受混淆、误认。故援引本款规定驳回注册之案例，居实务上之最。其中有关近似之商标及同一商品与类似商品之认定，非但为本款之重心，亦且为整部“台湾地区商标法”之重要课题。容后专节讨论之。
综之，本款之适用：(一)须有两商标之存在，一为已注册，另一为申请注册之商标。(二)两商标相同或近似。(三)其所指定之商品为同一或类似。
十三、以他人注册商标作为自己商标之一部分，而使用于同一商品或类似商品者。
展开
38年前负笈法国，专攻国际私法兼及涉外工业财产权法暨其古老之国际性公约。1968年回台任教政大法研所，亦以国际私法专题研究为课题。1972年有幸转回台大母系任教，在恩师韩忠谟教授鼓励下，大胆地开授台大法律系暨法研所前所未曾列入课程之商标法与专利法。旋即以同年7月4日刚大幅修正通过之“台湾地区商标法”为讲授及阐述之对象。此其时也，“台湾地区工业财产权法”之著述有如一片荒芜野地。笔者遂暂舍国际私法，投入拓荒者行列，开始钻研美欧专利商标法之精髓，引进其中符合台湾地区情势且能为接受之重要理论，如商标次要意义之原则、不正竞争理论、无谓竞争理论、冲淡理论以及可专利性之分析、发明步骤及实施义务等之阐释，并奉献研究心得，参与修“法”工作。除研究、传授、建教合作而外，并指导研究生撰写专利商标法论文以培育人才。商标法、专利法也在这二三十年内，应经济发展及拓展国际贸易之需要而成长茁壮，且已成为符合国际潮流之健全制度。随着智财权经济价值之跃升与重要，年轻一辈研究智财权法人才济济，著述亦有如雨后春笋，后继无虞，乃回首完成国际私法“冲突法论”。并于1998年8月1日自请提早退休，将教学机会让与年轻学者，以促进新陈代谢。笔者则利用有限余年，从事“法外追梦”①之退休生涯而外，仍不忘专心整理《商标法原理》与《专利法原理》两本著作，以便对笔者最早将工业财产权法引领进入台大学术殿堂做最后之交代，方觉心安理得。
本书第一编系以商标法基本观念为出发，第二编则以“台湾地区商标法”为主轴加以阐释。第三编将商标法上重要专题加以研析，以使读者更能窥探其堂奥。第四编为商标法之国际保护，包括最古老且最重要之母公约——巴黎工业财产权保护同盟公约，外国人智财权之地位以及最新之欧共体超国家注册之商标制度。第五编则为美国商标法之来龙去脉兼及最近十余年来补充修正之新的立法趋势。殷勤期盼本书能带给读者对台湾地区及欧美商标制度有深一层之认识。
本书出版之际， 由美国、德国、法国、瑞士、西班牙及台湾地区等智财权组织或商标专利局及向台大蔡明诚教授索取最新资料加以更新，谨此致谢。对谢铭洋教授在德研究期间，多次寄赠欧共体商标资料，同表感激。又台大法学硕士王治宇先生亦曾代寻网络上资料，并此道谢。惟智财权法内容及公约成员资料，日新月异，疏误之处在所难免，仍请读者随时注意追踪，以保持领先资讯。
作者序于2000年5月