第一章 专利创造性制度的发展与法律移植
第一节 美国专利创造性制度的变迁
一、巡回上诉法院建立前
（一）Earle案
国际上一般承认英国1623年的《垄断法规》是近代专利保护制度的起点。但美国的专利制度是相对稳定和持续地发展的典范：无论是制度层面还是实践层面，都积累了大量规则和经验。因此，本书以美国的专利创造性制度发展为历史分析的样本。
美国宪法赋予国会授予专利权的权力，但却没有规定任何标准。专利制度需要实现的目标只有一个，即模糊的概念“发明”。专利性标准的最早参考文献来自1790年《专利法》，标准只是简单要求“发明”应当“足以有用并重要”。根据1790年《专利法》，由国务卿牵头，与战争部长、司法部长三人组成设置在国务院内的专利审查机构，只要其中两人同意就可以颁发专利。时任国务卿，后来成为美国第三任总统的托马斯·杰弗逊（ ThomasJefferson）成了美国最早的专利审查员。杰弗逊被过多的细微的专利所困扰，因此建议改变立法，拒绝对那些并不重要的和显而易见的发明授予排他性权利。
1793年的《专利法》规定了新颖性和实用性标准。正如美国最高法院1966年在Graham案中表示，虽然在1790年至1950年间《专利法》被修正了约50次，但国会一直坚持专利的制定法标准仅限于杰弗逊起草的1793年《专利法》中的新颖性和实用性。
在1793年《专利法》背景下，法院在1825年的Earle案o中拒绝认为专利性除新颖性和实用性之外还需要其他条件。在该案中，陪审团认定原告的专利有效，被告因侵权应当赔偿损失300美元，巡回法院的法官斯托里（Stor）驳回了重新审理的请求。该案的发明用环形锯代替现有技术中木瓦制造机器中的直角锯。一个受到挑战的陪审团指示是：“如果有人能制造新的和有用的机器，就应当获得专利”。被告抗辩称，要获得专利应当具备更多的条件，起码应当是一个“发明”。被告提交的证据中有用环形锯替代直角锯的技术方案，因此主张本领域普遍技术人员能够显而易见地将这份证据应用于发明涉及的情形中。但法院并未支持该项主张。法院认为1793年《专利法》要求法院采用“发明”的抽象定义。斯托里法官支持陪审团对专利有效的裁决。在对陪审团的指示中，斯托里法官论述到：“如果它是新的和有用的，如果它并未被公开或使用过，则符合了专利法中发明的每一项定义，因此在我看来，符合立法机关的真实意图。”
为了拒绝给专利施加除新颖性和实用性之外的第三个条件，即需要智力进步以使得相对于本领域技术人员而言并不是显而易见，斯托里法官援引了英国的判例法：一个在外国使用并公知的发明可能在英国被授予专利，这在英国是公认的法律，英国法院又不会认为在新颖性之上，专利还应当具备智力劳动。进口一件已知的机器并不具备智力劳动。英国法中的发明者，就是第一个制造者、建造者或者使用者。
（二）Hotchkiss案
Hotchkiss案也许是美国早期最重要的专利相关判例，美国最高法院认可了初审法院给陪审团的一个指示即专利除新颖性和实用性之外还需要更多的条件。
该案中的专利涉及用黏土或陶瓷做成的更耐用、更便宜的门把手，虽然用于门把手的材料并不是新材料，但现有技术中的木质材料容易变形或裂开，而金属材料则容易生锈。
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